一般來說，專利申請文件中形式問題都是比較明顯的，而且有經(jīng)驗的專利代理師只要細(xì)心，都能夠避免形式問題的出現(xiàn)。另外，形式問題經(jīng)過審查員的審查，多數(shù)還可以通過補(bǔ)正來克服。

但是，如果專利申請文件出現(xiàn)了實質(zhì)性問題，則專利很可能無法授權(quán)，或被迫縮小保護(hù)范圍，或者即使授權(quán)也很難經(jīng)受后續(xù)無效、訴訟的層層考驗。所以，企業(yè)IPR更應(yīng)當(dāng)重視實質(zhì)問題的審核，這也是考查專利代理師是否技術(shù)和專業(yè)過硬的一種方式。

審核專利申請文件實質(zhì)性問題的重點(diǎn)在于權(quán)利要求書的審核，這需要企業(yè)IPR具有一定的專利基礎(chǔ)知識。

可以說，權(quán)利要求書是發(fā)明和實用新型專利申請文件中最重要的部分，權(quán)利要求書撰寫的好壞直接影響到該發(fā)明創(chuàng)造能否獲得專利法保護(hù)以及授權(quán)后該專利權(quán)范圍的大小，同時也影響該專利申請在國家知識產(chǎn)權(quán)局審查進(jìn)度等一系列問題。

一、權(quán)利要求書是否以說明書為依據(jù)

在一些情況下，由于發(fā)明人提供的技術(shù)資料有限，專利代理師可能會將發(fā)明人提供的交底材料進(jìn)行擴(kuò)充上位，這就容易出現(xiàn)權(quán)利要求沒有以說明書為依據(jù)，即權(quán)利要求沒有得到說明書的支持的問題，從而權(quán)利要求書不符合專利法第26條第4款的規(guī)定。

原則上，權(quán)利要求書中的每一項權(quán)利要求所請求保護(hù)的技術(shù)方案都應(yīng)當(dāng)在說明書中有充分的記載，即，權(quán)利要求書中的每一個技術(shù)特征在說明書中都應(yīng)當(dāng)有記載，同時，說明書還應(yīng)當(dāng)對各個技術(shù)特征之間的相互關(guān)聯(lián)及其工作、運(yùn)轉(zhuǎn)方式作出清楚的說明。

因此，在審核權(quán)利要求書時，IPR應(yīng)當(dāng)審核其是否使用了上位的描述，該上位描述是否在說明書中有足夠的下位實施例具體說明，如果沒有，則應(yīng)與專利代理師溝通，增加實施例或者修改權(quán)利要求書的相應(yīng)描述。以化學(xué)領(lǐng)域為例，申請人在權(quán)利要求書中聲稱的范圍技術(shù)特征，在實施例中應(yīng)對其端點(diǎn)以及至少一個中間點(diǎn)進(jìn)行描述，這樣才能使實施例完整、規(guī)范。

另外，申請人還應(yīng)審核實施例中是否體現(xiàn)了申請人最想保護(hù)的點(diǎn)，很多情況下是指最優(yōu)化的一個或幾個技術(shù)方案。

二、權(quán)利要求書保護(hù)范圍是否適當(dāng)

權(quán)利要求書的保護(hù)范圍是專利質(zhì)量的核心，合適的保護(hù)范圍既關(guān)系到申請人的實際利益，又決定了申請文件修改的范圍。初始撰寫申請文件對權(quán)利要求、尤其是獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)行設(shè)定后，后續(xù)的審查過程中，對權(quán)利要求的修改只能在該范圍內(nèi)進(jìn)行，而不能超出該范圍，所以專利申請前對獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍需要進(jìn)行嚴(yán)格的審核。

首先，權(quán)利要求中技術(shù)特征應(yīng)盡量上位。

通常，說明書記載的具體實施方式越多，允許做出的概括概念越上位。也就是說，說明書記載的實施方式越多，權(quán)利要求的保護(hù)范圍就相對越寬，對申請人越有利。

所以IPR在審核權(quán)利要求時，如果權(quán)利要求書中某項技術(shù)特征出現(xiàn)了非常具體的描述，如某一部件限定為螺桿，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員無需創(chuàng)造性勞動就可以想到還可以采取其它常規(guī)的桿狀定位、固定構(gòu)件將替代螺桿，那么需要與專利代理師溝通，是否可以爭取更大的保護(hù)范圍。

其次，獨(dú)立權(quán)利要求包含的非必要技術(shù)特征。

這點(diǎn)尤其針對獨(dú)立權(quán)利要求。

專利進(jìn)行官方審查時要求權(quán)利要求必須包含必要技術(shù)特征。但是IPR在審核文件時，更應(yīng)注意獨(dú)立權(quán)利要求是否包含了非必要技術(shù)特征，因為在專利審查過程中，審查員一般會允許申請人為了克服三性(新穎性、創(chuàng)造性、實用性)問題加入技術(shù)特征，但是不會允許申請人刪除權(quán)利要求中原本存在的技術(shù)特征。

通俗來講，非必要技術(shù)特征就是對本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題沒有貢獻(xiàn)的技術(shù)特征，如果將非必要技術(shù)特征寫入獨(dú)立權(quán)利要求，會使權(quán)利要求保護(hù)范圍變小，而且在后續(xù)審查中無法再將其刪除，導(dǎo)致專利保護(hù)范圍變小。IPR在審核專利文件時，如果權(quán)利要求，尤其是獨(dú)立權(quán)利要求中去掉某一技術(shù)特征并不影響技術(shù)問題的解決(注意，是技術(shù)問題而不是技術(shù)效果)，則可以考慮將其視為非必要技術(shù)特征，將其排除在獨(dú)立權(quán)利要求之外。

最后，權(quán)利要求書中盡量不要出現(xiàn)點(diǎn)值。

除非是特定的物質(zhì)屬性需要具備的具體參數(shù)，否則都不建議在權(quán)利要求書中直接體現(xiàn)技術(shù)方案所實現(xiàn)的點(diǎn)值參數(shù)，如長度為5mm、溫度120度等。

如果長度確實是本技術(shù)發(fā)明的創(chuàng)造性之一，則至少在符合創(chuàng)造性的范圍內(nèi)設(shè)置一個數(shù)值范圍(同時說明書中應(yīng)當(dāng)具備該數(shù)值范圍內(nèi)的具體實施例)，在專利審查過程中也可以通過修改該范圍，自由進(jìn)退。

三、其它的一些技巧

1、權(quán)利要求的撰寫應(yīng)當(dāng)兼顧授權(quán)、無效和侵權(quán)。

一個好的專利申請文件，不但應(yīng)當(dāng)是易被授權(quán)的，還應(yīng)當(dāng)是易維權(quán)的。有經(jīng)驗的專利代理師會從無效和維權(quán)的角度合理設(shè)置權(quán)利要求及其布局，例如對于方法類權(quán)利要求，應(yīng)考慮如何描述步驟或者組合，維權(quán)時便于取證;對于多方參與的通信系統(tǒng)，應(yīng)考慮維權(quán)時是否容易確定侵權(quán)方，等等。

2、不要因為專利代理師創(chuàng)造性地加入一些技術(shù)特征而竊喜。

代理師只是技術(shù)的描述者而非創(chuàng)造者。

很多情況下發(fā)明人提供的技術(shù)交底書資料較少，使專利代理師在撰寫過程中不得不進(jìn)行技術(shù)的擴(kuò)展，但是任何情況下專利代理師對技術(shù)的擴(kuò)展都應(yīng)當(dāng)與發(fā)明人溝通，經(jīng)過發(fā)明確認(rèn)后者方可寫入專利文件。

如果專利代理師根據(jù)自己的經(jīng)驗創(chuàng)造性地加入技術(shù)特征而未經(jīng)發(fā)明人確認(rèn)，那么很有可能這件專利申請會不同于發(fā)明人最初的創(chuàng)造思路，甚至與所要保護(hù)的產(chǎn)品偏離，雖然授權(quán)，卻不能保護(hù)專利權(quán)人的產(chǎn)品和技術(shù)。

3、重視撰寫文件過程中的溝通次數(shù)以及溝通時間。

撰寫文件過程中的溝通次數(shù)以及溝通時間一般決定了專利代理師對技術(shù)了解的程度，會直接體現(xiàn)在申請文件的質(zhì)量上。

專利代理師對技術(shù)的理解處于橫向維度，而發(fā)明人縱向理解技術(shù)更深，專利代理師與發(fā)明人的每一次溝通都會激發(fā)新的創(chuàng)造靈感，二者的契合度越高，形成的專利文件質(zhì)量越高。

沒有最好的專利申請文件，只有通過不斷的溝通、專業(yè)的撰寫和嚴(yán)格的審核形成的更好的專利申請文件。